Gabriel Jaime Fernández y Cia S.A, es una empresa que fabrica prendas
de vestir y se encuentra ubicada en Envigado- Antioquia. El 15 de abril
de 2010 dicha compañía presentó inconformidad para el registro de marca
"Polo`s Team" por parte de una persona natural, justificando que
presentaba confundibilidad con sus signos "polo club", "polo club
cotton" y "polo club classic".
La Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la
oposición, puesto que los signos confrontados identifican canales de
comercialización, uso complementario y se promueven mediante los mismos
medios de publicidad, por lo tanto se presenta una conexión competitiva.
El estudio del caso, encuentra que son suceptibles al generar
confusión, ya que se presentan una estructura gramatical semejante,
donde la marca solicitada reproduce polo en la expresión "polos team".
Por lo tanto, la palabra polo es protegible, teniendo en cuenta que es
la parte más distintiva y la marca solicitada a registro la reproduce,
si bien, no le confiere suficiente distintividad, por lo que resultan
confundibles desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético. Al
ser pronunciadas, generan una sonoridad similar que origina a que se de
el mencionado riesgo. Si existe dicho signo en le mercado, el consumidor
no dispondría de los elementos necesarios para diferenciarlas e
individualizarlas, e inducirían al error respecto al origen empresarial
de los productos que se pretenden distinguir.
La administración también vio necesario, analizar la conexión
competitiva entre los productos que distinguen los signos "polos team" y
"polo club, partiendo del principio de especialidad, que da alcance a
la protección en relación con los productos especificados en la
solicitud del registro.
La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o
servicios que dos o mas signos distinguen o pretenden distinguir, y se
desprende del principio de especialidad que rige el derecho marcario y
está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Por lo anterior, las
solicitudes de registro "polo club", polo club cotton", y "polo club
clasic", pretenden distinguir productos que pertenecen a la clase 25
internacional, se determinó que existe una conexión competitiva entre
ellos, por presentar iguales canales de comercialización y medios de
publicidad, generando un riesgo de confusión y asociación.
Sin embargo, se presenta un caso particular para Gabriel Jaime
Fernández y Cia S.A, con respecto a registro de signos similiares, ya
que anteriormente por medio de la resolución 10562, presentó solicitud
de registro de marca Polo nominativa que actualmente se encuentra en
proceso, pero puede que su petición sea negada ya que la empresa
estadounidense Lauren Company L.P se encuentra inscrita en Colombia y se
le han concedido tres marcas con nombre "polo" que son mixtas y
denominativas, con vencimientos a partir del año 2013. Según la SIC, "en
principio cualquier marca nacional debe cumplir con los requisitos y
exigencias legales, en cuanto a distintividad, en materia
administrativa, incluso una firma extranjera puede oponerse al registro
de un signo perteneciente a empresa nacional. Desde el punto de vista
judicial, se realiza una acción de nulidad del signo ante el Consejo de
Estado". Es importante tener en cuenta que cuando una compañía registra
una marca la SIC no exigirá cómo y cuándo se va a usar. Las
investigaciones se realizan si en un futuro por ejemplo, otra empresa
solicita su cancelación por falta de uso, en ese momento se tendrá que
demostrar su comercialización o presencia en el mercado, eso sí el que
tiene registrada la marca en Colombia es el titular de dicho signo en el
país, independientemente que hayan registros similares en otros países.
"Las marcas son nacionales y tienen el principio de territorialidad.
Cualquier signo nacional debe cumplir con unos requisitos, exigencias
legales en cuanto a distintividad, ya que incluso no esta exento de que
se pueda oponer una empresa nacional o extranjera", afirmó la entidad.
Antecedentes
El artículo 136, literal a de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas signos "idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". La marca "Polo`s Team" se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad por presentar riesgo de confusión y asociación, además cumple con conexión competitiva.
Conozca el original: http://larepublica.co/portal/index.php/asuntos-legales/1911-97229
